裁判要旨

有證據證明被訴侵權行為人早在權利商標申請注冊及使用前就已經在相同或類似商品上使用與權利商標相同或近似標識，且該使用行為具有持續(xù)性并使得該標識已經具有一定影響的情況下，在先使用人可以在原先的使用范圍內繼續(xù)使用該商標，而不應被認定構成商標侵權。

【案情】

阿一波食品有限公司（以下簡稱阿一波公司）系第8542616號“深?！蔽淖稚虡说乃袡嗳?，核定使用商品包括第29類的紫菜等，商標的注冊日期為2012年9月14日。福州海林食品有限公司（以下簡稱海林公司）在其生產的四款紫菜產品的外包裝上標注有“深海紫菜”字樣，并使用了自有商標。阿一波公司起訴認為，海林公司在相同產品的外包裝上突出使用與其商標完全相同的“深海”標識，構成商標侵權。海林公司辯稱，其使用“深海”二字系對商品特點的描述性正當使用，且其在2002年以前就已經在使用“深?！弊謽恿?，屬于在先使用，不構成商標侵權，而阿一波公司系惡意搶注商標。

【裁判】

福建省福州市中級人民法院經審理認為，阿一波公司商標目前尚在有效期內，應受法律保護。海林公司在所銷售的其中兩款紫菜產品外包裝上突出使用“深?！弊謽?，屬于在同一種商品上使用與注冊商標近似的商標的行為，容易導致混淆，構成對阿一波公司注冊商標專用權的侵害。遂判決海林公司停止侵權、賠償損失。

宣判后，海林公司不服，提起上訴。福建省高級人民法院經審理認為，從現(xiàn)有證據來看，尚不足以認定權利商標系惡意搶注。海林公司在本案中提供的證據足以證明其早在2002年即開始生產銷售帶有“深?！弊謽拥淖喜水a品。該持續(xù)性的使用行為已經使“深?！蔽淖殖蔀橛幸欢ㄓ绊懙臉俗R。而且在阿一波公司涉案商標獲得注冊后，海林公司在其紫菜產品的包裝上繼續(xù)使用“深海”字樣，與在先使用“深?！睒俗R的產品屬于相同產品，并沒有超出原有使用范圍。故海林公司關于在先使用的抗辯成立。遂判決撤銷原審判決，駁回阿一波公司的全部訴訟請求。

【評析】

本案的爭議焦點在于海林公司在其紫菜產品外包裝上突出使用與阿一波公司商標相同的“深?！睒俗R是否符合在先使用的法定要件。

1.商標在先使用的法律規(guī)定。商標法在2013年修改時引入在先使用抗辯制度，該法第五十九條第三款規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識。從該條款的字面意思理解，在先使用抗辯需滿足以下要件：第一，該在先商標使用人先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似的商標；第二，通過在先使用人的使用，使得該未注冊商標具有一定的知名度，相關公眾在商標標識與所使用的商品或服務之間產生了對應聯(lián)系；第三，商標注冊后該在先使用人仍在原使用范圍內使用該商標。

2.商標在先使用的核心要件分析。關于在先使用的法定要件，在具體適用中，主要爭議則是“有一定影響”和“原使用范圍”兩個要件應當如何掌握的問題。

關于“有一定影響”的要件判斷?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第二十三條第二款規(guī)定，在先使用人舉證證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，人民法院可以認定為有一定影響。筆者認為，從法律體系的完整性和一致性解釋出發(fā)，前述司法解釋的規(guī)定在在先使用抗辯的認定中可以參照適用。故在具體案件中，在先使用人能夠證明其在先商標有一定的持續(xù)使用時間、區(qū)域、銷售量或者廣告宣傳的，當然屬于商標法第五十九條第三款所規(guī)定的在先使用有一定影響的商標。根據司法實踐，“有一定影響”是在一定或者特定的地區(qū)具有知名度和影響力，而不是全國性的普遍知名，對“一定影響”標準不能設定過高的要求。

對于“原使用范圍”的含義，需結合商標的基本原理及該條款的立法目的來理解。商標作為一種商業(yè)符號，其價值來源于在經營活動中的實際使用。通過在先使用人的經營，使得該商標承載了一定的商譽，在商標標識與商品之間建立起穩(wěn)固的聯(lián)系，這種通過使用產生的商譽以及標識與商品之間的聯(lián)系，是法律需要予以保護的。因此，就“原使用范圍”而言，首先需要分析的是通過在先使用人的使用，在哪些商品上已經使得商標與商品之間建立了穩(wěn)定的聯(lián)系，并形成了固定的消費群體，然后才能在這個基礎上確定“原使用范圍”的具體所指。而且需要注意，不應僅僅從在先使用人的銷售量、銷售地域等使用規(guī)模方面對“原使用范圍”進行界定。

具體到本案，有充分的證據顯示海林公司自2002年開始就在其生產的紫菜產品的交易單據上、商品外包裝圖片上使用“深海紫菜”字樣。該持續(xù)性的使用行為已經使“深?！蔽淖殖蔀橛幸欢ㄓ绊懙臉俗R。而且在阿一波公司的涉案商標獲得注冊后，海林公司對“深海”標識的使用并沒有超出原有使用范圍。另外，海林公司在紫菜產品的外包裝上還使用了其自有商標，可以視為附加了區(qū)別性標識，符合商標法第五十九條第三款但書的規(guī)定。故海林公司關于在先使用的抗辯成立。

本案案號：（2019）閩01民初2419號，（2021）閩民終208號

案例編寫人：福建省高級人民法院 歐群山 蔡偉